Утверждены
Постановлением Госкомизобретений
от 27.06.91 г. N 5(11)
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПАТЕНТОВАНИЮ ИЗОБРЕТЕНИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
1. Правовая охрана советских изобретений в зарубежных странах (далее - патентование изобретений) направлена на повышение эффективности реализации на внешнем рынке машин, приборов, оборудования, материалов, химических средств, медицинских препаратов, другой продукции и технологий (далее - объекты техники), в которых используются эти изобретения, за счет обеспечения возможности выхода на рынок, занятия на рынке устойчивых позиций, повышения, в ряде случаев, цены контракта (соглашения), принятия мер по устранению конкурента с рынка и др.
2. Настоящие рекомендации предназначены для использования при проведении работ по патентованию изобретений за границей в соответствии со статьей 21 Закона СССР "Об изобретениях в СССР" (далее - Закон).
3. Под патентованием понимается комплекс мер по обеспечению правовой охраны изобретений в зарубежных странах, который включает:
- отбор изобретений для патентования;
- подготовку заявок на выдачу патентов на изобретение (далее - заявка на патент) в зарубежных странах;
- подачу заявок на патенты в соответствующие патентные ведомства;
- ведение переписки с патентными ведомствами в процессе проведения экспертизы по заявкам на патенты;
- ведение переписки по патентным спорам с административными и судебными органами;
- получение патентов на изобретение (следует учитывать, что в некоторых странах, имеющих две формы охраны изобретений, в зависимости от целей патентования возможен выбор между патентом и авторским свидетельством, а в зависимости от объекта изобретения и изобретательского уровня - между патентом (свидетельством о полезности) на изобретение или патентом (свидетельством) на полезную модель);
- оплату пошлин за юридически значимые действия при осуществлении делопроизводства по заявкам на патенты, полученным патентам и услуг патентных поверенных;
- поддержание в силе заявок на патенты и патентов.
Реализацию патентных прав и контроль за правомерностью их использования третьими лицами осуществляет патентообладатель.
4. Для патентования за границей отбираются изобретения, имеющие перспективы коммерческой реализации в виде экспорта продукции, лицензий, при создании совместных предприятий, осуществлении научно-технического сотрудничества, производственной кооперации и других видах ее реализации.
5. Перспективы коммерческой реализации объектов техники, как правило, определяются по результатам предварительной рекламно-коммерческой проработки, проводимой с целью выявления интереса иностранных фирм.
Рекламно-коммерческая проработка, в том числе публикация информации о преимуществах объекта в рекламных изданиях, направление рекламных материалов в адреса иностранных фирм - потенциальных потребителей, демонстрация на выставках должна осуществляться по объектам, как правило, освоенным в производстве, или при наличии возможности демонстрации работоспособных образцов (изделий) и проверенных технологий.
6. Патентование изобретений за границей, как правило, целесообразно, если их использование в объектах техники обеспечивает более высокие технико-экономические и иные (экологические, социальные и т.п.) показатели по сравнению с лучшими зарубежными образцами.
7. Решение о патентовании изобретений в зарубежных странах принимается по результатам оценки перспектив коммерческой реализации с учетом целей, стран, процедур патентования, форм охраны и мероприятий, необходимых для реализации объектов техники на внешнем рынке.
- значимость предлагаемого для патентования изобретения в объекте техники и преимуществах этого объекта по сравнению с лучшими зарубежными разработками;
- состояние и перспективы освоения изобретения в народном хозяйстве СССР;
- результаты рассмотрения заявки на изобретения в СССР (при этом решение Государственного патентного ведомства СССР (далее - Госпатент СССР) об отказе в выдаче патента не обязательно являются основанием для отказа от патентования объекта за границей, однако доводы патентной экспертизы необходимо учитывать при подготовке заявок для зарубежного патентования; могут быть запатентованы также объекты, являющиеся охраноспособными в зарубежных странах, но не подлежащие охране в СССР в соответствии со ст. 3 Закона);
- особенности патентных законодательств стран патентования и участия этих стран в международных и региональных договорах и соглашениях по охране промышленной собственности;
- возможности и источники оплаты расходов за патентование изобретения за границей и др.
8. Следует учитывать, что объектом коммерческой реализации, например, в виде лицензии, может быть не только изобретение, но и "ноу-хау".
9. Патентование изобретений за границей может быть осуществлено с использованием следующих процедур патентования:
- испрашивание патентов на изобретения в соответствии с требованиями стран патентования (приложение 1);
- испрашивание патентов на изобретения в соответствии с требованиями Договора о патентной кооперации (приложение II);
- испрашивание европейских патентов на изобретение в соответствии с требованиями Конвенции о выдаче европейских патентов (приложение III);
- испрашивание правовой охраны на изобретения в соответствии с Соглашением о взаимном признании авторских свидетельств и иных охранных документов на изобретения (приложение IV);
- испрашивание патентов на изобретения в соответствии с требованиями Африканской организации интеллектуальной собственности и Африканской региональной организации по охране промышленной собственности (приложение V).
10. Процедуры патентования определяются в зависимости от предполагаемых рынков сбыта объектов техники, сроков подачи заявок на патенты, условий получения патентов, требований патентных законодательств стран, их участия в международных и региональных договорах (соглашениях) по охране промышленной собственности, затрат на патентование и др.
11. Патентование изобретений в соответствии с требованиями национальных законодательств (далее - традиционная процедура патентования) осуществляется, как правило, при выявленной перспективе реализации в конкретных странах (зависит также от количества стран патентования) и в странах, которые не являются участницами международных и/или региональных соглашений по охране промышленной собственности.
12. При патентовании изобретений за границей по процедуре, установленной Договором о патентной кооперации (РСТ), заявитель подает одну заявку (международную) с указанием стран (из числа участниц РСТ), в которых он намеревается получить патенты, в одно ведомство по охране промышленной собственности (для советских заявителей - Госпатент СССР), на одном языке (для советских заявителей - русском). Заявитель получает отчет о международном поиске, позволяющий:
- укрепить его позиции по заявке (в случае положительных результатов);
- своевременно отказаться от перевода международной заявки на национальную фазу (в случае отрицательных результатов), что позволяет сократить непроизводительные расходы на переводы этой заявки на иностранные языки и оплату национальных пошлин;
- ограничить патентные притязания.
Процедура РСТ также обеспечивает заявителю возможность истребовать получение патента в указанных в международной заявке странах через 20 или 30 месяцев с даты приоритета изобретения (в зависимости от его выбора).
Использование процедуры РСТ связано с дополнительными затратами по сравнению с патентованием по традиционной процедуре - уплатой международной пошлины. Однако в большинстве случаев это оправдывается за счет других преимуществ РСТ (возможность истребования конвенционного приоритета, когда она утрачена для патентования по традиционной процедуре, проведения дополнительных доработок и исследований объекта техники, выявления перспектив коммерческой реализации и т.д.).
Применение процедуры РСТ, как правило, является экономически целесообразным при патентовании изобретения в 4-х и более странах-участницах Договора.
13. Конвенцией о выдаче европейских патентов (Европейская патентная конвенция - ЕПК) создана единая процедура выдачи патента, действующего на территории стран-участниц Конвенции.
Заявитель подает заявку на патент в одно ведомство по охране промышленной собственности (Европейское патентное ведомство), через одного патентного поверенного, на одном иностранном языке и получает европейский патент, действующий как национальный в указанных заявителем странах-участницах ЕПК. Получение европейского патента не исключает возможности возникновения коллизий в странах, где он будет действовать как национальный патент, в силу различий требований законодательств (иски, связанные с аннулированием и нарушением патентов, приоритетные столкновения и др.).
Отказ в выдаче европейского патента лишает возможности получения охраны в указанных в заявке на европейский патент странах в связи с публикацией заявки, поэтому в ряде случаев заявители по наиболее коммерчески перспективным изобретениям испрашивают двойную защиту, подавая одновременно национальную заявку и заявку на европейский патент с указанием той же страны.
Процедура испрашивания европейского патента, как правило, экономически выгодна, когда европейский патент испрашивается не менее, чем на 4 страны.
14. Европейский патент может быть истребован также по процедуре РСТ. Для этого при подаче международной заявки наряду со странами-участницами РСТ, указывается европейский патент. При переводе международной заявки на национальную фазу заявка должна быть переведена на один из официальных языков ЕПК и направлена в Европейское патентное ведомство с перечислением стран-участниц ЕПК, в которых заявитель желает получить охрану изобретения на основе европейского патента.
15. Положения и требования региональных соглашений Африканской организации интеллектуальной собственности (ОАПИ) И Африканской региональной организации по охране промышленной собственности (АРИПО) в основном аналогичны требованиям и положениям РСТ.
16. Испрашивание правовой охраны на изобретения в соответствии с Соглашением о взаимном признании авторских свидетельств и иных охранных документов на изобретения (СВП) позволяет упростить подготовку заявочной документации и сократить расходы ведомств по изобретательству стран-участниц СВП за счет исключения параллелизма при проведении патентной экспертизы.
Признание охранного документа заключается в том, что в силу решения о признании он действует в соответствии с национальным законодательством стран-участниц СВП. Решение о признании выносится, как правило, на основании результатов экспертизы заявки на изобретение в стране происхождения этого изобретения.
17. При патентовании изобретений в зарубежных странах особое внимание должно быть уделено особенностям патентных законодательств стран патентования, в частности:
- при подаче заявки на изобретение в СССР с использованием льготного периода, установленного ст.14 Закона, патентование изобретения за границей возможно лишь в тех странах, где аналогичная льгота установлена национальными патентными законодательствами:
- возможность патентования изобретений, экспонируемых на международных выставках, с использованием выставочного приоритета, определяется патентными законодательствами стран патентования;
- при подаче заявки на патент в Бельгии с одновременной (практически) уплатой пошлины за проведение поиска, полученный патент будет действовать 20 лет; в противном случае срок его действия ограничивается 6-ю годами;
- при патентовании изобретений в США заявителями могут выступать только действительные авторы изобретений (если заявителями в СССР являются юридические лица, до подачи заявки на патент в США следует решить вопрос о правах на заявку или патент в этой стране);
- не может быть получен патент в США, если заявка подана без истребования конвенционного приоритета позже даты получения патента по тождественной заявки в СССР и другой стране.
18. Заявителями изобретения за границей могут быть граждане или юридические лица (заявители или патентообладатели в СССР или другие советские и иностранные граждане и юридические лица, получившие это право законным путем), на имя которых испрашиваются патенты на изобретения за границей.
При изменении заявителя изобретения за границей следует решить вопрос о правах и обязанностях заявителя в СССР и заявителя за границей при патентовании и реализации изобретения.
19. Решение о патентовании изобретения за границей должно быть принято в сроки, позволяющие подготовить и направить заявки на патенты в зарубежные страны до публичного раскрытия изобретения в СССР и, как правило, с возможностью истребования приоритета в соответствии со ст. 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет).
20. В соответствии с Законом заявитель (патентообладатель) изобретения в СССР или другие граждане или юридические лица, получившие право на патентование изобретения за границей законным путем, обязаны сообщить в Госпатент СССР о намерении запатентовать изобретение в зарубежных странах (рекомендуемая форма Сообщения приведена в приложении VI).
По результатам рассмотрения Сообщения Госпатент СССР направляет заявителю соответствующее заключение (приложения VII и VIII).
Заявки на патенты в зарубежные страны могут быть поданы после подачи заявки на изобретение в СССР и отсутствии запрета Госпатента СССР на патентование этого изобретения.
Сообщение о намерении запатентовать изобретение в зарубежных странах должно быть направлено в Госпатент СССР с учетом 3-х месячного срока рассмотрения указанного Сообщения и времени, необходимого для подготовки материалов для патентования изобретения до публикации сведений о заявке или патенте СССР.
21. Госпатент СССР может в необходимых случаях разрешить патентование изобретения в зарубежных странах до подачи на него заявки в СССР.
22. Расходы, связанные с патентованием изобретения в зарубежных странах, несет заявитель изобретения за границей.
Расходы за патентование могут быть оплачены по соглашению с заявителем другими гражданами или юридическими лицами.
23. С целью экономии валютных средств при патентовании изобретений за границей заявителям и другим заинтересованным лицам следует ежегодно рассматривать вопрос о целесообразности продолжения работ по патентованию изобретений за границей с учетом перспектив коммерческой реализации или достижения целей патентования.
24. Выборочная информация по ряду стран о средней стоимости патентования изобретения за границей по состоянию на 1 января 1991 г. приведена в приложении IX.
25. Патентование изобретения в зарубежных странах осуществляется заявителем изобретения за границей самостоятельно, или с помощью специализированных предприятий, оказывающих патентные услуги, или патентных поверенных.
26. Специализированные предприятия (например, Всесоюзный центр патентных услуг, Всесоюзное объединение патентных поверенных "Союзпатент" ТПП СССР, Центр патентно-информационного обслуживания "Информпатент" в Ленинграде, малое предприятие "Инпрест" и др.) или патентные поверенные по поручению заявителя выполняют работы, связанные с патентованием изобретений за границей - подготовку описаний изобретений для зарубежного патентования, перевод списаний на языки стран патентования, оформление юридических и других необходимых документов, направление заявок за границу, осуществление переписки по ним и т.п.