РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
ПРИКАЗ
от 27 марта 1997 г. N 26
О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
В целях совершенствования экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков приказываю:
1. Утвердить следующие методические рекомендации:
- Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (приложение 1 к настоящему Приказу);
- Методические рекомендации по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида (приложение 2 к настоящему Приказу);
- Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (Приложение 3 к настоящему Приказу).
2. ВНИИГПЭ обеспечить использование в работе методических рекомендаций, утвержденных пунктом 1 настоящего Приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Генеральный директор
А.Д.КОРЧАГИН
Приложение 1
к Приказу Роспатента
от 27 марта 1997 г. N 26
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОДНОРОДНОСТИ ТОВАРОВ И УСЛУГ ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ ЗАЯВОК НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящие Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (далее - Рекомендации) направлены на обеспечение реализации положений Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон), связанных с определением однородности товаров и услуг (далее - товары) при экспертизе заявок на товарные знаки и знаки обслуживания (далее - заявка на товарный знак) в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона и п. 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания.
1.2. Рекомендации предназначены для экспертов и специалистов Патентного ведомства.
1.3. Предложенные в Рекомендациях признаки однородности товаров и услуг определены исходя из действующего в Российской Федерации законодательства в области товарных знаков с привлечением подготовленных в предыдущие годы в системе Патентного ведомства разработок по этой проблеме, с учетом отечественного и международного опыта в решении данного вопроса.
2. Правовые основания определения однородности товаров
2.1. В соответствии со статьей 1, абзацами первым и вторым пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.
2.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона использование товарного знака или сходного с товарным знаком обозначения для однородных товаров, противоречащее положениям пункта 2 статьи 4 Закона, влечет за собой гражданскую и (или) уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Вышеуказанные положения Закона призваны защитить интересы как изготовителя товаров от недобросовестной конкуренции, так и потребителя, не допуская возможности маркировки однородных товаров разных изготовителей тождественными или сходными знаками, что привело бы к дезориентации потребителя.
В то же время Закон не предусматривает запрета на регистрацию разными лицами тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков в отношении неоднородных товаров, т.е. таких товаров, в силу собственных различий которых даже при маркировке их тождественными товарными знаками потребитель не будет вводиться в заблуждение относительно товара или изготовителя.
Установление тождества или сходства проводится экспертизой в отношении однородных товаров.
По определению "однородный - это относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый; выполняющий ту же функцию" (С.И. Ожегов "Толковый словарь русского языка", Москва, 1992 г.).
Под однородными товарами и услугами следует понимать товары и услуги, относящиеся к одному и тому же роду и виду, не обладающие различительной способностью и создающие у потребителя представление о принадлежности их к одному изготовителю.
Согласно действующему законодательству товары и услуги, для которых и спрашивается регистрация товарного знака, классифицируются в соответствии с указанными в МКТУ классами.
При этом каждый класс МКТУ состоит из множества разнородных групп (родовых понятий) товаров.
В названии каждого класса МКТУ приведены группы товаров, так, например, класс 11 включает:
- устройства осветительные;
- устройства паропроизводящие;
- устройства санитарно-технические;
- устройства холодильные.
Родовое понятие товара является более общим по отношению к видовому и такие понятия, как "осветительное устройство" и "лампа накаливания" или "мебель" и "мебель кухонная", относятся друг к другу как категории род - вид.
Внутри каждой родовой или видовой группы товаров собраны товары одного рода или вида, обладающие общими признаками и используемые по одному назначению.
3. Установление однородности товаров
3.1. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия реализации товаров, круг потребителей и другие признаки.
Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.
К основным признакам относятся:
- род (вид) товаров;
- вид материала, из которого изготовлены товары.
Остальные признаки относятся к вспомогательным.
Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности друг с другом и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.
3.1.1. Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе.
Например, однородными товарами являются "пальто, платье, блузки, юбки, жакеты, брюки, пиджаки", т.к. все эти товары относятся к одной родовой группе "одежда". Однако неоднородными товарами должны быть признаны "соковыжималки бытовые электрические и неэлектрические", хотя они и относятся к одному виду товаров, но все же имеют ряд существенных различий. Соковыжималка бытовая электрическая представляет собой сложный трудоемкий прибор. Она продается в специальных магазинах бытовой техники или в соответствующих хозяйственных отделах универмагов. В то же время соковыжималка бытовая неэлектрическая - это более простое устройство. Она продается чаще всего в хозяйственных магазинах в отделах мелкой кухонной утвари. Кроме того, оба товара имеют разную стоимость (электрическая соковыжималка является более дорогостоящим товаром, чем неэлектрическая).
3.1.2. При определении назначения товара следует принимать во внимание область его применения и цель применения.
Например, следует признать однородными товарами химические продукты для сельского хозяйства и средства для уничтожения вредителей сельского хозяйства. Данные товары имеют одинаковую область применения (сельское хозяйство) и могут относиться к общей родовой группе (химические товары). В то же время не могут быть признаны однородными сельскохозяйственные машины и сельскохозяйственные ручные инструменты, т.к. эти товары относятся к разным родовым группам. Они отличаются также по своей стоимости, условиям сбыта.
Однородными товарами являются дезинфицирующие мыла и дезинфицирующие средства для гигиенических целей, т.к. они имеют одинаковую цель применения (дезинфекция) и могут относиться к одной и той же родовой группе (химические товары).
Однако аппараты для дезинфекции не могут быть признаны однородными с указанными выше товарами, т.к. относятся к другой родовой группе (приборы, технические устройства).
3.1.3. Однородными могут признаны товары, изготовленные из одного вида материала, хотя и относящиеся к разному роду (виду).
Например, следует считать однородными такие товары, как "портсигары и портмоне из благородных металлов", несмотря на принадлежность их к разным видам товаров. Данные товары изготавливаются из одного вида материала - благородного металла (этот материал является очень дорогим, он редко применяется в производстве товаров). Оба вида товара обладают высокой стоимостью и реализуются одинаковым образом (в ювелирных магазинах или ювелирных отделах универмагов).
В то же время нельзя признать однородными "резиновые шланги и резиновую пляжную обувь".
В отличие от благородных металлов резина является дешевым, широко используемым материалом. В данном случае при определении однородности должны учитываться другие признаки (вид товара, цель его применения, условия сбыта товара).
В качестве еще одного примера, иллюстрирующего значение материала в решении вопроса об однородности товара, можно привести изготовление ферменной конструкции из разных материалов: из металла и неметалла, при этом область применения этой конструкции по этим вариантам исполнения общая.
Ферменная конструкция из металла относится к 6 классу МКТУ, а неметаллическая ферменная конструкция относится к классу 19 МКТУ, т.е. товары неоднородны.
Следует иметь в виду, что тождество материалов, из которых изготовлены сравниваемые товары, не является гарантией однородности этих товаров.
Например, возможность изготовления обуви из текстильных материалов (кл. 25 МКТУ) не говорит о том, что обувь как готовое изделие и текстильный материал как готовое изделие: декорации, скатерти, гардины (кл. 24 МКТУ) - стали однородными товарами.
3.1.4. Одним из вспомогательных признаков однородности товаров являются условия реализации товаров. Так, например, краскам, лакам сопутствуют в торговле средства для чистки, полировки.
В рамках рассматриваемого признака следует учитывать также каналы реализации изделий. Для изделий, реализуемых через розничную сеть, опасность смешения товарных знаков выше, чем для изделий, которые распространяются в соответствии с заключенными договорами.
3.1.5. В зависимости от круга потребителей товары разделяются на две группы: товары широкого потребления и товары производственно-технического назначения.
В отношении товаров широкого потребления при оценке степени однородности товаров должен применяться более строгий подход, чем в отношении товаров производственно-технического назначения. Потребители товаров широкого потребления сталкиваются с товарами конкретного вида и с их знаками редко, и возможность смешения ими знаков более высока. Поэтому для обозначений, заявляемых в качестве товарных знаков в отношении товаров широкого потребления, таких, как косметические и гигиенические изделия, продукты питания, домашняя утварь, одежда, обувь, вино-водочные и табачные изделия и т.п., опасность смешения более высока.
В отношении товаров производственно-технического назначения опасность смешения может быть меньшей, т.к. эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей-специалистов, которым, как правило, хорошо известны изготовители продукции в соответствующей отрасли. К товарам такого рода относятся станки, сырьевые материалы, приборы, стройматериалы и т.п.
3.1.6. Различные требования при определении однородности следует предъявлять к товарам в зависимости от того, предназначены ли они для длительного пользования или краткосрочного. При покупке изделий длительного пользования или дорогостоящих, например автомобилей, холодильников, бытовых электроприборов, мебели и т.д., покупатели бывают особенно внимательны и возможность смешения здесь невелика.
Наоборот, в отношении товаров краткосрочного пользования или дешевых степень внимательности покупателей значительно снижается, а опасность смешения соответственно увеличивается. К товарам такого рода относятся часть продуктов питания, косметических и гигиенических изделий, канцелярских товаров и т.п.
3.2. В качестве инструмента для определения однородности товаров и услуг, установления границ поиска применяется Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ). В основу МКТУ положены признаки однородности товаров, перечисленные в пункте 3.1 Рекомендаций. Однако принадлежность товаров к одному классу МКТУ не является основанием для признания товаров однородными. К одному и тому же классу могут быть отнесены неоднородные товары (например, класс 9: приборы и инструменты, очки и огнетушители), и, напротив, однородные товары разнесены по разным классам (например, мебель специальная лабораторная - кл. 9, мебель для медицинских целей - кл. 10).
При определении границ поиска следует учитывать приводимый ниже примерный перечень корреспондирующих классов, содержащих однородные товары.
Примеры однородных товаров в корреспондирующих классах
1 кл. "химические вещества, используемые для брожения вин" - 2 кл. "красители для ликеров, напитков";
1 кл. "масла для обработки кожи в процессе изготовления" - 3 кл. "аппреты для кожи";
1 кл. "йодиды щелочных металлов для промышленных целей" - 5 кл. "йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей";
1 кл. "замазки для трещин в деревьях" - 17 кл. "замазки";
2 кл. "протравы для кожи" - 3 кл. "аппреты для кожи";
2 кл. "краски, лаки" - 17 кл. "краски, лаки изоляционные";
3 кл. "салфетки, пропитанные косметическими средствами" - 5 кл. "гигиенические салфетки";
3 кл. "косметические наборы" - 21 кл. "косметические принадлежности";
5 кл. "бинты (перевязочный материал)" - 10 кл. "бинты эластичные";
6 кл. "пружины (скобяные изделия)" - 7 кл. "пружины (детали машин)";
6 кл. "проволока для мягкой пайки металлическая" - 9 кл. "проволока из металлических сплавов плавкая";
6 кл. "краны для бочек" - 11 кл. "краны - смесители для водопроводных труб";
6 кл. "муфты соединительные для труб металлические" - 17 кл. "муфты соединительные для труб неметаллические";
6 кл. "фурнитура для мебели металлическая" - 20 кл. "фурнитура для мебели неметаллическая", "мебель металлическая", "мебель";
6 кл. "крышки металлические" - 21 кл. "крышки для посуды";
7 кл. "сварочные агрегаты электрические" - 8 кл. "сварочные аппараты неэлектрические";
7 кл. "насосы (машины)" - 9 кл. "насосы пожарные";
7 кл. "вентиляторы для двигателей" - 11 кл. "вентиляторы";
7 кл. "двигатели судовые" - 12 кл. "суда";
9 кл. "рентгеновские трубки, за исключением используемых в медицине" - 10 кл. "рентгеновские трубки медицинские";
9 кл. "устройства для регулирования тепла" - 11 кл. "нагревательные приборы";
9 кл. "спидометры", "указатели скорости", "аккумуляторы электрические для транспортных средств" - 12 кл. "транспортные средства";
17 кл. "синтетические смолы" - 19 кл. "деготь";
18 кл. "кожаные стельки" - 25 кл. "обувь";
19 кл. "битум" - 1 кл. "химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях";
24 кл. "сари" - 25 кл. "одежда";
29 кл. "паста томатная" - 30 кл. "соус томатный";
32 кл. "пиво" - 33 кл. "напитки алкогольные".
3.3. Однородными между собой могут быть признаны товары и услуги. Например, программы для ЭВМ (9 кл. МКТУ) и составление программ для ЭВМ (42 кл. МКТУ), одежда (25 кл. МКТУ) и пошив одежды (40 кл. МКТУ).
3.4. Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.
В том случае, когда заявляемое обозначение тождественно зарегистрированному товарному знаку (или ранее заявленному) другого лица или сходно с ним до степени смешения, при определении однородности следует учитывать не только признаки, перечисленные в пункте 3.1 настоящих Рекомендаций, но и ряд других признаков, способствующих смешению изготовителей товаров. Например, совместная встречаемость товаров в обиходе и в продаже (21 кл. "зубные щетки" - кл. 3 "зубные порошки, пасты").
При тождестве или сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (обозначения) однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги. Например, "наземные транспортные средства и их ремонт", "прокат наземных транспортных средств"; "продовольственные продукты" и "реализация продовольственных продуктов", "снабжение продовольственными продуктами".
3.5. В целях иллюстрации рекомендаций, приведенных выше, рассмотрим вопрос об однородности таких товаров, как одежда и обувь.
В силу функциональных особенностей таких товаров производитель одежды не может быть конкурентом производителю обуви и наоборот, поскольку эти товары не являются взаимозаменяемыми для потребителя. Функциональные различия и следующие из них различия внешнего вида, естественно, не могут вызвать смешения в представлении о товаре (одежда это или обувь) у потребителя, и поэтому потребитель при выборе товара будет сравнивать обувь с обувью и одежду с одеждой. Таким образом, смешения товара в глазах потребителя (одежда или обувь) не произойдет, и, следовательно, наличие тождественной маркировки на одежде и обуви не повлечет за собой ситуацию, когда потребитель вместо необходимой ему обуви приобретет ненужную ему одежду.
Эта идеология находит отражение и в организации МКТУ.
В кл. 25 МКТУ приведен перечень ряда товаров, представляющих собой одежду и обувь по функции готовых изделий.
Выделим из кл. 25 следующие товары:
- чулки;
- чулки, абсорбирующие пот;
- трусы;
- трусы купальные;
- перчатки;
- одежда;
- одежда для новорожденных;
- одежда бумажная;
- одежда верхняя.
Все вышеперечисленные товары могут быть охвачены общим понятием "одежда". В то же время конкретизация в МКТУ товаров, охватываемых общим понятием "одежда", может рассматриваться как подтверждение того, что даже эти товары для потребителей и их изготовителей не являются однородными.
Этот вывод подтверждается и тем, что в другие классы МКТУ включены товары с функциональным назначением, аналогичным назначению вышеперечисленных товаров.
Так, например, в перечень кл. 9 МКТУ включены такие товары, как одежда для защиты от огня, одежда для защиты от несчастных случаев, перчатки для водолазов, перчатки для защиты от рентгеновского излучения, перчатки защитные из асбестовых тканей, комбинезоны специальные защитные для летчиков.
В перечне кл. 10 МКТУ - обувь ортопедическая, перчатки для массажа, перчатки медицинские, чулки эластичные хирургические.
В перечне кл. 21 МКТУ - перчатки для домашнего хозяйства, перчатки для полирования.
В перечне кл. 28 МКТУ - перчатки боксерские, одежда для кукол, перчатки спортивные для подачи, перчатки фехтовальные.
Следует отметить, что такой товар, как "перчатки", встречается в перечнях товаров по классам: 9, 10, 21, 28. Ни один из этих классов не является корреспондирующим (содержащим однородные товары) к классу 25.
Аналогичная ситуация просматривается с товаром "одежда", встречающимся в перечнях товаров по классам 9, 28, которые не являются корреспондирующими к кл. 25.
Из этого следует, что товары, близкие по назначению, могут находиться в перечне не обязательно одного класса. И это свидетельствует о том, что области применения товаров разные, и следовательно, такие товары неоднородны. Таким образом, область применения сужает функциональное назначение товара.
Общее функциональное назначение такого товара, как перчатки, - защита рук.
Однако следует различить перчатки медицинские (кл. 10), и перчатки для домашнего хозяйства (кл. 21), и перчатки для защиты от рентгеновского излучения (кл. 9) и т.д., т.к. все вышеперечисленные товары имеют свои особенности в силу различий их использования.
И в этом случае при оценке однородности товаров необходимо перейти от общего понятия к частному в отношении функционального назначения товара, от родового понятия "защита рук" к видовому - защита рук с учетом конкретных условий применения перчаток.
Приложение 2
к Приказу Роспатента
от 27 марта 1997 г. N 26
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ОТНЕСЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ К КАТЕГОРИИ ВОШЕДШИХ ВО ВСЕОБЩЕЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ КАК ОБОЗНАЧЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА
1. Общие положения
1.1. Настоящие Методические рекомендации по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида (далее - Рекомендации) направлены на обеспечение реализации положений Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон), связанных с отнесением обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков и знаков обслуживания (далее - товарный знак), к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров и услуг (далее - товары) определенного вида при экспертизе заявок на товарные знаки и знаки обслуживания (далее - заявка на товарный знак) в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона и пунктом 14.4.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила), при рассмотрении возражений и жалоб в соответствии со статьей 28 Закона, а также при принятии решений об аннулировании регистрации товарного знака в случае превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, в соответствии с абзацами 1, 7 статьи 29 Закона.
1.2. Рекомендации предназначены для экспертов и специалистов Патентного ведомства.
1.3. Предложенные в Рекомендациях признаки товарных знаков, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, определены исходя из действующего в Российской Федерации законодательства в области товарных знаков с привлечением подготовленных в предыдущие годы в системе Патентного ведомства разработок по этой проблеме, с учетом отечественного и международного опыта в решении данного вопроса.
2. Правовые основания отнесения товарных знаков к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида
2.1. В соответствии с абзацами 1, 4 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида.
В соответствии с данным положением не допускается возможность предоставления правовой охраны таким обозначениям, поскольку они не соответствуют основному требованию, предъявляемому к товарным знакам, изложенному в статье 1 Закона, - наличию у обозначения способности отличать товары одних юридических или физических лиц от однородных товаров других юридических или физических лиц.
Кроме того, регистрация в качестве товарного знака обозначения, вошедшего во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, лишило бы многочисленных производителей, не являющихся владельцами данного товарного знака, возможности свободно использовать это обозначение при маркировке соответствующей продукции, в рекламе и т.д.
2.2. В соответствии с абзацами 1, 7 статьи 29 Закона в случае превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, на основании решения уполномоченного органа регистрация товарного знака аннулируется Патентным ведомством.
3. Понятие обозначения, вошедшего во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида
3.1. В соответствии с абзацем 2 подпункта (1.3) пункта 2.3 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.
Обозначение, вошедшее в широкий обиход или какую-либо специальную отрасль производства как название самого товара, становится видовым понятием товара, неотделимым от него. Вследствие этого видовое понятие товара не может служить средством индивидуализации и этого товара и указателем источника его происхождения.
Как правило, при разработке нового вида товара, обладающего какими-либо особыми признаками, свойствами, качествами, возникает необходимость выделить этот товар из ряда других, индивидуализировав его присвоением соответствующего наименования. При этом такое наименование по желанию производителя может быть заявлено на регистрацию в качестве товарного знака и получить благодаря своей различительной способности соответствующую правовую охрану. Такой товарный знак обычно является номенклатурным, т.е. предназначенным для конкретного вида, а не для широкого диапазона товаров. Однако в результате длительного применения наименования различными производителями независимо друг от друга оно утрачивает основную функцию - способность отличать товары одних производителей от одних и тех же товаров или товаров того же вида других производителей и становится общепринятым наименованием товара в производственной и торговой сфере. Вследствие этого как видовое понятие товара оно может свободно проставляться на товарах, в документации, сопровождающей товар, использоваться при рекламе товара; оно включается в словари, энциклопедии, справочники, используется в периодических изданиях, в радио- и телевизионных передачах и т.д.
Примерами обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, являются следующие обозначения: целлофан, термос, ланолин, вазелин, сахарин, целлулоид, эскалатор, примус, граммофон, магнитофон, линолеум, нейлон и др.
3.2. Признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются:
- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;
- применение обозначения длительное время.
Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. При этом определить, какой из перечисленных выше признаков является доминирующим, не представляется возможным.
3.2.1. Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимнооднозначная связь между товаром, обладающим определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования).
Сказанное выше можно рассмотреть на примере слова "эскимо": это слово вызывает в сознании устойчивую ассоциативную связь с определенным видом мороженого - определенной формы и глазированного шоколадом и, соответственно, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для мороженого, т.к. будет прямо указывать на вид товара.
3.2.2. Во втором из перечисленных выше признаков под различными производителями имеются в виду независимые друг от друга производители, т.е. не являющиеся друг по отношению к другу дочерними, зависимыми и т.п. предприятиями, не имеющие между собой организационно-хозяйственных связей и не связанные соответствующими соглашениями.
3.2.3. Одним из признаков перехода обозначения, индивидуализирующего товар, в название (наименование) товара или товаров определенного вида является длительность использования такого обозначения в качестве видового названия (наименования). Длительность при этом может определяться динамическими процессами развития рынка того или иного вида товара. Но в любом случае независимые производители должны использовать такое обозначение в качестве названия (наименования) товара неоднократно.
4. Отнесение товарных знаков к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида при экспертизе заявок на товарные знаки
4.1. Основными элементами справочного фонда для установления факта перехода обозначения в категорию вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида являются толковые словари (общеязыковые, политехнические и т.д.), энциклопедии и энциклопедические словари, специальные справочники, а также периодические издания.
При проведении анализа заявленного обозначения необходимо убедиться в том, что данное обозначение приводится в справочной литературе, периодических изданиях без ссылки на то, что оно является товарным знаком, без предупредительной маркировки или без применения какого-либо другого способа выделения в тексте товарного знака (например, написание обозначения особым шрифтом, заглавными буквами, заключение обозначения в кавычки и т.д.).
Однако в справочной литературе не всегда термины, являющиеся товарными знаками, приводятся с указанием на этот факт. Так, например, "Современный словарь иностранных слов" содержит "обозначение "Кока-Кола" и приводит следующее его значение: прохладительный тонизирующий напиток с добавлением экстракта из листьев какао и орехов кола". При этом отсутствует указание на то, что данное обозначение является товарным знаком, хотя обозначение "Кока-Кола" зарегистрировано в качестве товарного знака для безалкогольных напитков, сиропов и других препаратов для приготовления напитков как в Российской Федерации, так и во многих других странах и применяется только самим владельцем товарного знака и другими производителями на основании разрешения (лицензии) владельца.
4.1.2. Обнаружение в справочной литературе заявленного обозначения в качестве видового понятия не всегда является достаточным основанием для подтверждения того факта, что данное обозначение вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. Сказанное можно проиллюстрировать следующим примером.
По результатам экспертизы было отказано в регистрации обозначения "Winchester" в качестве товарного знака для товаров "огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды, взрывчатые вещества" на основании того, что данное обозначение вошло в СССР во всеобщее употребление в качестве названия магазинных и автоматических винтовок и широко известно как нарезное охотничье оружие. В качестве подтверждения была приведена ссылка на "Советский энциклопедический словарь". Заявитель подал возражение, в котором, в частности, указывал, что обозначение "Winchester" не применялось и не применяется в СССР для обозначения огнестрельного оружия иными производителями, кроме фирмы "Winchester", одним из структурных подразделений которой является фирма-заявитель, и поэтому обозначение "Winchester" не может быть отнесено к категории обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. Возражение заявителя было удовлетворено.
4.1.3. Использование в периодических изданиях обозначения в качестве видового понятия товара также не является бесспорным фактом его перехода в категорию вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. Например, в настоящее время в рекламных объявлениях, публикуемых в периодических изданиях, иногда применяется наименование "памперсы". Однако сами производители товаров для новорожденных детей не применяют данное наименование в качестве видового наименования товара. Для обозначения этого вида продукции ими используется слово "подгузники", а для индивидуализации производителя товарные знаки "Bi-Bou", "Libero", "Pampers" и т.д.
4.2. Вспомогательными элементами справочного фонда для установления факта перехода обозначений в категорию вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида являются переводные словари и справочная литература, упомянутая в пункте 4.1 настоящих Рекомендаций, на иностранном языке (в первую очередь на языке страны-заявителя).
Например, на регистрацию в качестве товарного знака для "адресных книг, справочников и телефонных книг" было заявлено обозначение "Yellow Pages". Анализ справочной литературы показал, что обозначение "Yellow Pages" упоминается в англо-русском словаре и имеет следующее значение: "желтый справочник" (торгово-промышленный раздел телефонного справочника на бумаге желтого цвета). В результате обозначение "Yellow Pages" было признано для заявленных товаров видовым понятием, т.е. отнесено к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.
Приложение 3
к Приказу Роспатента
от 27 марта 1997 г. N 26
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕРКЕ ЗАЯВЛЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ НА ТОЖДЕСТВО И СХОДСТВО
1. Общие положения
1.1. Настоящие Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений и товарных знаков на тождество и сходство (далее - Рекомендации) направлены на обеспечение реализации положений Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон), связанных с определением тождества или сходства до степени смешения заявленных обозначений или уже зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания (далее - товарный знак) объектами, перечисленными в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом пункта 1 статьи 7 Закона при экспертизе заявок на товарные знаки в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона, при рассмотрении возражений и жалоб в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 28 Закона, а также при рассмотрении споров о нарушении исключительных прав на товарные знаки в соответствии со статьей 45 Закона.
Рекомендации направлены на защиту интересов потребителя от введения его в заблуждение относительно происхождения товара.
1.2. Рекомендации предназначены для экспертов и специалистов Патентного ведомства.
1.3. Предложенные в Рекомендациях признаки тождества и сходства до степени смешения товарных знаков определены исходя из действующего в Российской Федерации законодательства в области товарных знаков с привлечением подготовленных в предыдущие годы в системе Патентного ведомства разработок по этой проблеме, с учетом отечественного и международного опыта в решении данного вопроса.
2. Правовые основания проверки тождества и сходства до степени смешения заявленных обозначений и товарных знаков
2.1. В соответствии с абзацами первым и третьим пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы; официальные названия государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходных с ними до степени смешения.
2.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения:
с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров;
о товарными знаками других лиц, охраняемыми без регистрации в силу международных договоров Российской Федерации;
с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с Законом, кроме случаев, когда они включены как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право пользования таким наименованием;
с сертификационными знаками, зарегистрированными в установленном порядке.
2.3. В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона использование товарного знака или сходного с товарным знаком обозначения для однородных товаров, противоречащее положениям пункта 2 статьи 4 Закона, влечет за собой гражданскую и (или) уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Понятие тождества и сходства до степени смешения
Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила) содержат определения понятий тождественного обозначения и обозначения, сходного до степени смешения, при экспертизе заявок на товарные знаки.
В соответствии с абзацем первым пункта 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.
В соответствии с абзацем 2 пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом несмотря на их отдельные отличия.
Установление тождества обозначений при экспертизе заявок на товарные знаки не вызывает затруднений. Более сложным является определение сходства обозначений до степени их смешения. Остановимся подробнее на вопросах определения сходства различных видов обозначений.
4. Определение сходства словесных обозначений
4.1. В соответствии с абзацами первым, вторым, третьим пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются:
- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
4.2. В соответствии с абзацем четвертым пункта 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).
4.2.1. Звуковое (фонетическое) сходство.
4.2.1.1. В соответствии с подпунктом (1) пункта 14.4.2.2 Правил звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:
- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
- близость звуков, составляющих обозначения;
- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;
- наличие совпадающих слогов и их расположение;
- число слогов в обозначениях;
- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
- близость состава гласных;
- близость состава согласных;
- характер совпадающих частей обозначений;
- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение.
Признаки, на основании которых определяется звуковое сходство словесных обозначений (перечисляются ниже), могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
4.2.1.2. Перечислим наиболее распространенные случаи звукового сходства:
1) тождество звучания обозначений
Пейджерком - Pagercom
Ethyol - Этиол
Kris - Criss
2) тождество звучания начальных частей обозначений и сходство звучания конечных частей
Белоком - Belocon
Megalong - Megalomk
3) сходство звучания начальных частей обозначений и тождество звучания конечных частей
Dalso - Delso
Komstar - Kanstar
4) тождество звучания начальных и конечных частей обозначений и сходство звучания средних частей
Almonofen - Almunafen
5) тождество звучания средних частей обозначения и сходство звучания начальных и конечных частей
Aribolt - Oribold
6) фонетическое вхождение одного обозначения в другое
Альфа - Альфабанк
Diamant - Abi Diamant
4.2.1.3. В состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, они не носят описательного характера. К слабым элементам относятся, в частности, неохраноспособные обозначения (например, Auto, Эко, Fito, Инфо, Плюс, Soft, Media) и форманты типа -мат, -ол, -дент, -кард и т.п. Например, в обозначении Autoscript auto - слабый элемент, a Script - сильный элемент. В обозначении Megaspell Mega - слабый элемент, Spell - сильный элемент.
При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.
4.2.1.4. Часто сильный элемент кладется в основу серии знаков, образуемой путем присоединения к нему различных формантов (например, Leptadent, Leptanor, Leptakon, Leptalon) или иных слабых элементов (Метастрой, Метаинфо, Метатранс, Метатур, Мета - Инвест).
Обозначение, содержащее в своем составе сильный элемент, лежащий в основе серии знаков, может не быть сходным до степени смешения с отдельными обозначениями, составляющими данную серию (например, Leptakar и знаки, содержащие элемент Lepta, указанные выше), однако оно является сходным со всей серией знаков.
4.2.2. Графическое (визуальное) сходство.
4.2.2.1. В соответствии с подпунктом (2) пункта 14.4.2.2 Правил графическое сходство определяется на основании следующих признаков:
- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
- расположение букв по отношению друг к другу;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание.
4.2.2.2. Графическое сходство может усилить сходство обозначений или, наоборот, ослабить его. Например, использование одинакового алфавита усиливает сходство обозначений Burotel и Burotel. Вследствие применения в написании обозначений разных алфавитов они могут быть признаны не сходными до степени смешения.
Обычное написание обозначений Globo и Globe усиливает их сходство. Написание же обозначения Globe в оригинальной графической манере (рис. 1 <*>) ослабляет его сходство с обозначением Globo.
<*> Рисунки не приводятся.
4.2.2.3. Оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к утрате им словесного характера. Например, на рис. 2 приводится изображение словесного обозначения Марчелло, выполненного в оригинальной графической манере. В результате обозначение утратило словесный характер и стало изобразительным. Экспертиза подобных обозначений должна проводиться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к изобразительным обозначениям.
4.2.3. Смысловое (семантическое) сходство.
4.2.3.1. В соответствии с подпунктом (3) пункта 14.4.2.2 Правил смысловое сходство определяет на основании следующих признаков:
- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (например, Русский негоциант - Российский негоциант; Golden vale (золотая долина; поэт.) - Golden valley (золотая долина); в частности совпадение значения обозначений в разных языках (Ника - Нике (богиня победы в древнегреческой мифологии; Amour - Amor (любовь);
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение (например, Marquise de Pompadour suprime - маркиза де Помпадур; conti - paolo conti);
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (например, Наш покой - Ваш покой).
4.2.3.2. Смысловое сходство обозначений в отличие от графического сходства может выступать в качестве самостоятельного критерия. Наличие у обозначения смыслового значения (или, наоборот, отсутствие такового) может способствовать признанию сравниваемых обозначений несходными несмотря на их звуковое сходство (например, Маг (волшебник, чародей) - Мак (цветок); Сова (птица) - Савва (мужское имя); Компас (прибор) - Конпас (изобретенное слово).
4.2.4. Экспертиза словесных обозначений, состоящих из двух и более слов.
4.2.4.1. Если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Исключение составляют устойчивые словосочетания типа Elixir D'Amour, Шапка Мономаха, при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов.
4.2.4.2. Если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов (например, Промест инжиниринг; Дельта инвест), то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов. Однако, совпадение таких элементов может усилить сходство обозначений (Kalpol international - Kolpal international), и наоборот, различие неохраноспособных элементов может способствовать увеличению несходства обозначений (Elkom plus - Elikom trusn).
5. Определение сходства изобразительных и объемных обозначений
5.1. В соответствии с абзацами первым, вторым, третьим и четвертым пункта 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются:
- изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные и объемные элементы.
5.2. В соответствии с абзацами пятым, шестым, седьмым, восьмым, девятым и десятым пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:
- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.
Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
5.2.1. При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые, как правило, сравнивают товарный знак с образом, хранящимся в их памяти. Поэтому, если первым впечатлением от сравнения двух обозначений является впечатление сходства, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений следует руководствоваться первым впечатлением. Проиллюстрируем сказанное примерами в отношении изобразительных обозначений, являющихся сходными до степени смешения (см. рисунки 3, 4, 5, 6).
5.2.2. Поскольку при зрительном восприятии осмотр объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений следует основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений (см. рис. 7).
5.2.3. На сходство изобразительных и объемных обозначений влияет их смысловое значение. Одинаковое смысловое значение обозначений усиливает их сходство, а разное - ослабляет. Например, одно и то же обозначение, по-разному расположенное на плоскости, может иметь разное смысловое значение. На рис. 8 представлены три варианта на плоскости одного и того же изобразительного обозначения. В зависимости от расположения данное обозначение ассоциируется с русской буквой "Л" или с латинскими буквами "L" и "V", и, следовательно, не могут считаться сходными до степени смешения.
5.2.4. Сходство сочетаний цветов и тонов изобразительных и объемных обозначений является вспомогательным признаком. Указанное сходство играет основную роль, как правило, при сравнении изобразительных обозначений, представляющих собой не конкретное изображение, а сочетание различных цветов и тонов (например, в виде полос), т.к. отличительная способность таких обозначений основывается именно на определенном сочетании цветов и/или тонов.
5.3. При оценке сходства изобразительных и объемных обозначений, состоящих из двух и более элементов, решающим является тождество или сходство следующих элементов:
- доминирующих элементов;
- элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей (к таким элементам относятся, в первую очередь, изображения людей, животных, растений и других объектов, окружающих человека, а также изображения букв, цифр);
- элементов, которые лучше запоминаются потребителями (например, симметричные элементы; элементы, представляющие собой изображения конкретных объектов, а не абстрактных).
6. Определение сходства комбинированных обозначений
6.1. В соответствии с абзацами 1, 2, 3 пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:
- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.
6.2. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки и положения, приведенные в разделах 4 и 5 настоящих Рекомендаций.
6.3. При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.
При исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр объекта). Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции.
Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.
В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, т.к. он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.
Особенно сильно эта тенденция проявляется при восприятии этикеток. Этикетка, как правило, содержит в своем составе оригинальное индивидуальное название товара (например, "Черные глаза", "Фанта", "Столичные", "Красная шапочка"). Изобразительная часть этикетки в большинстве случаев служит фоном для словесного элемента (рис. 9) либо указывает на вид товара, для которого этикетка предназначена, его состав, происхождение, способ применения и т.п. (рис. 10). Таким образом, индивидуализация товара осуществляется благодаря словесному элементу этикетки.
Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения (сходство элементов определяется в соответствии с п. 14.4.2.2 Правил), то такие комбинированные обозначения следует признать сходными до степени смешения (см. примеры на рис. 11) (при различии в изобразительных элементах).
Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение следует признать сходным до степени смешения с указанным товарным знаком.
Изобразительный элемент комбинированного обозначения также может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом.
Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.
При установлении доминирующего значения изобразительного элемента по отношению к словесному элементу комбинированного обозначения экспертиза производит поиск комбинированных товарных знаков и изобразительных товарных знаков, содержащих обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с изобразительным элементом заявленного комбинированного обозначения.
Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что изобразительные элементы обозначений тождественны или сходны до степени смешения (сходство элементов определяется в соответствии с п. 14.4.2.3 Правил), и что эти элементы важны для осуществления обозначениями их отличительной функции, то такие комбинированные обозначения следует признать сходными до степени смешения (см. примеры на рис. 12) (при различии словесных элементов).
Если при сравнении изобразительного элемента комбинированного обозначения с изобразительным товарным знаком будет установлена их тождественность или сходство до степени смешения, то заявленное комбинированное обозначение следует считать сходным до степени смешения с выявленным изобразительным знаком.
Вместе с тем следует учитывать следующее.
Частое использование в товарных знаках изображения земного шара ослабило различительную способность этого элемента. Поэтому присутствие в комбинированных обозначениях тождественных или сходных до степени смешения изображений земного шара не может служить основанием для признания данных обозначений сходными до степени смешения (рис. 13).
Не является основанием для признания комбинированных обозначений сходными до степени смешения использование в написании словесных элементов тождественных или сходных до степени смешения шрифтов, поскольку доминирующим при восприятии таких обозначений является словесный элемент, и именно он играет главную роль в индивидуализации товара (рис. 14). Не могут быть отнесены к основным элементам различные обрамления словесных элементов в виде картушей, орнаментов и т.п. (рис. 15).
Необходимо учитывать, что вследствие комбинирования словесного и изобразительного элементов сходство элементов (только словесных или только изобразительных) может быть ослаблено. Поэтому при оценке сходства комбинированных обозначений следует руководствоваться также и ассоциациями в целом, вызываемыми этими обозначениями.